Ist ein Patent einer Patentinhaberin „Standardessentiell“, würde ein Marktteilnehmer beim Berücksichtigen eines Industriestandards dieses Patent verletzen, was der Inhaberin einen ungerechten Vorteil verschaffen würde. Zum Ausgleich wird dafür die Inhaberin eines standardessentiellen Patents (SEP) dazu verpflichtet, interessierten Marktteilnehmern unter „fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden“ (FRAND) Bedingungen Lizenzen zu erteilen.

Neben der Frage, welche Bedingungen tatsächlich fair, angemessen und nicht-diskriminierend sind, treten in der Praxis immer wieder Probleme beim Vertragsabschluss der Lizenz auf. Um die Pflichten und Rechte der beiden möglichen Vertragsparteien beim Abschluss des Vertrages ging es im neuen BGH Urteil.

Dabei fügt der BGH in seinem Urteil FRAND-Einwand II vom 24. November 2020 (KZR 35/17) seiner Entscheidung FRAND-Einwand I einige wichtige Aspekte hinzu. Dabei wurde die Entscheidung „ZTE vs. Huawei“ (C-170/13) des EuGH berücksichtigt, in welcher der EuGH den Art. 102 AEUV ausgelegt und festgestellt hatte, welche Voraussetzungen für ein marktbeherrschendes Unternehmen erfüllt sein müssen, um Rechte aus einem SEP im Wege einer Verletzungsklage geltend zu machen, ohne dabei seine Marktposition zu missbrauchen.

Im dem BGH vorliegenden Fall konnten sich die Inhaberin eines SEP als Klägerin und die Beklagte, welche das SEP verletzte, nicht auf einen FRAND-Lizenz Vertrag einigen. Im Wesentlichen hat der BGH dabei die Grundsätze des EuGH Urteils bestätigt und zudem um weitere Punkte ergänzt. Der BGH stellt ausdrücklich fest, dass die Inhaberin des SEP ihre Marktmacht nicht missbraucht, wenn der auf die Schutzrechtsverletzung und die Bereitschaft zur Lizenzierung hingewiesene Verletzer nicht unzweideutig zu erkennen gegeben hat, eine Lizenz FRAND Bedingungen anzustreben.

In Bezug auf das EuGH Urteil wurde feststellt, dass die dort aufgestellten Grundsätze der SEP Inhaberin als Bedingungen dienen können, unter denen ausgeschlossen ist, dass diese ihre Marktmacht missbraucht. Der BGH gibt jedoch Umstände an, unter denen strengere oder weniger strenge Verhaltenspflichten der SEP Inhaberin gerechtfertigt sind.

Insgesamt gibt das Urteil beiden Parteien Leitlinien an die Hand, unter denen Vertragsverhandlungen stattfinden können und bringt gleichzeitig die Rechtsprechung des BGH mit der des EuGH in Einklang.